Einleitung
Der nach dem Markengesetz gewährte Schutz des Markenrechts wird nicht völlig ohne Einschränkungen gewährt. So kann es vorkommen, dass zwar die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Verletzung des Markenrechts erfüllt sind, die Geltendmachung der Ansprüche, die nach dem Markengesetz daraus resultieren, jedoch an den Schranken des Markenschutzes scheitert.
Die Einrede der Nichtbenutzung
Eine weitere Schranke des Schutzes des Markenrechts durch das Markengesetz wird durch die Einrede der Nichtbenutzung dargestellt. Diese Einrede steht einem Dritten gegen die Inanspruchnahme der eingetragenen Marke durch ihren Inhaber zu. Die Regelung stellt eine Konkretisierung des Benutzungszwanges dar. Sie beruht im Wesentlichen auf dem Gedanken, dass niemand die Möglichkeit haben soll, die Rechte aus einer eingetragenen Marke durchzusetzen, die gleichfalls gelöscht werden könnte. Dies ist darin begründet, dass in solchen Konstellationen eine für den Markenschutz konstitutive Voraussetzung - die Benutzung der Marke - überhaupt nicht erfüllt ist. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings die fünfjährige Benutzungsschonfrist, die das Markengesetz zu Gunsten des Inhabers einer eingetragenen Marke vorsieht. Entsprechend dieser Benutzungsschonfrist ist die Einrede der Nichtbenutzung ausschließlich dann statthaft, wenn es dem Rechtsinhaber nicht möglich ist, einen Nachweis zu erbringen, dass er die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs in rechtserhaltender Weise genutzt hat.
Den maßgeblichen Zeitpunkt für die Berechnung der fünfjährigen Benutzungsschonfrist stellt - wenn die Geltendmachung der Einrede der Nichtbenutzung im Rahmen des Verletzungsverfahrens erfolgt - derjenige der Erhebung der Klage dar. Für den Fall, dass die Frist der fünfjährigen Nichtbenutzung erst endet, nachdem bereits Klage erhoben wurde, ist diesbezüglich ausnahmsweise auf den Schluss der mündlichen Verhandlung abzustellen. Neben einer Geltendmachung der Einrede der Nichtbenutzung im Verletzungsverfahren kommt auch eine Geltendmachung dieser Einrede im Widerspruchsverfahren in Betracht. Des Weiteren ist es möglich, dass auf die Einrede der Nichtbenutzung ein Antrag wegen Verfalls vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder sogar eine Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten gestützt werden. Für den Fall einer auf die Einrede der Nichtbenutzung gestützten Löschungsklage sieht das Markengesetz außerdem vor, dass auch umgekehrt der Löschungskläger, welcher die Klage unter Berufung auf eine eingetragene Marke mit älterem Zeitrang erhoben hat, einen dahingehenden Nachweis zu erbringen hat, dass er die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Erhebung der Klage beziehungsweise vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung in rechtserhaltender Weise benutzt hat.
Anforderungen an eine rechtserhaltende Nutzung
Die Anforderungen, die an eine rechtserhaltene Nutzung, die der Einrede der Nichtbenutzung entgegensteht, zu stellen sind, sind gleichfalls im Markengesetz enthalten. Der Bundesgerichtshof geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass die Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Nutzung dann erfüllt seien, wenn das betreffende Zeichen als Marke verwendet würde. Die Verwendung als Marke wiederum setze voraus, dass das Zeichen in einer Form benutzt werde, die der Verkehr aufgrund der ihm objekiv entgegentretenden Umstände als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen erkenne. Zudem ist es aber auch denkbar, dass eine Befreiung vom Benutzungszwang des Markenrechts besteht. Für eine solche Befreiung wiederum müssen berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung des Zeichens als Marke gegeben sein. Dies kann zum Beispiel ein laufendes Produktzulassungsverfahren bei Arzneimitteln sein. Außerdem erfolgt grundsätzlich eine Zurechnung der Benutzung des Zeichens durch den Lizenznehmer an den Inhaber der Marke.
Dies gelte nach den Auffassung des Bundesgerichtshofs selbst dann, wenn die Benutzung des Zeichens lediglich in abgewandelter Form erfolge. Dies ergebe sich ebenfalls aus einer Regelung des Markengesetzes, die vorsieht, dass die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, unschädlich ist, soweit damit nicht zugleich eine Änderung des kennzeichnenden Charakters der Marke einhergeht. Entsprechend gilt dies auch dann, wenn die Marke in der Form, in der die tatsächliche Benutzung erfolgte, ebenfalls eingetragen ist. Das Vorliegen der Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung richtet sich nach dem Verständnis der beteiligten Verkehrskreise. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ob die eingetragene und benutzte Form von den Verkehrskreisen als ein und dasselbe Zeichen erkannt werden. Zudem besteht ein Erfordernis der Ernsthaftigkeit. Hierdurch soll einer Benutzung von Marken entgegengewirkt werden, die nur zum Schein erfolgt. Um diesem Erfordernis zu genügen ist regelmäßig eine Benutzung notwendig und ausreichend, die den üblichen Gepflogenheiten des Verkehrs entspricht.